商標符號的正當性使用范文

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《知識產權雜志》2015年第九期

一、問題的提出

商標符號的正當性使用在學界的討論并不亞于商標性使用，關于商品名稱與商標的沖突尤為明顯。而近年來，“產品系列名稱”的字眼也不斷出現在法院的判決中，在河北啟發紡織集團公司、天津市國曦機電工程有限公司、上海一冷開利空調設備有限公司、開利公司知識產權糾紛案，卡地亞國際有限公司與浙江貝樂浴科有限公司知識產權糾紛案，格力訴美的“五谷豐登”商標侵權糾紛案等典型案例中，其判決爭議焦點之一均為當產品系列名稱的使用與他人商標符號相同或者相似時，其對產品系列名稱的使用是商標性使用抑或是非商標使用。但法院在上述案件中有不同的認定。當自己的產品系列名稱與他人的商標符號相同或者相似之時，是否會落入商標侵權的范疇，商標符號的正當性使用抗辯與判定是司法實踐中重要的一環。當自己的產品系列名稱與他人商標符號相同或者相似時，在認定該產品系列名稱的使用是商標符號的正當性使用抑或是商標性使用之前，有必要明確產品系列名稱的含義。名稱（或稱系列名稱）是20世紀30年代繼術語之后劃分出來的專業詞匯，從術語學的角度來看，系列名稱是指某一領域用來表示個別概念（即具體事物）的專業詞匯的總合。系列名稱并不是某一具體實物的表達，只是其稱謂標簽，系列名稱的功能只局限于指代客體。與術語的區別在于兩者是反映概念和為單個具體實物標簽之間的區別。隨著市場經濟的發展，產品種類的急劇增多，商業主體為了使自己的產品更加具有區分度并能滿足不同消費者的需求，往往會把產品按性能設計、材質種類、使用特點、產品寓意等不同標準進行分類并加以命名。產品系列名稱的命名是商品經濟發展的產物。本文認為，產品系列名稱實質上是生產經營者在生產銷售產品時為了便于宣傳自己的產品和滿足不同消費者需求對某些不同特點的同類產品進行細化命名而產生的稱謂。產品系列名稱屬于商品名稱，但是其所指客體的范疇比商品名稱所指客體的范疇較為狹窄，屬于商品名稱中商品特定名稱的范疇。但是由于在實踐中，商品的特定名稱往往既表示了商品的來源，又反映了商品的自然屬性，因此模糊了特定名稱與通用名稱的界線。雖然在“五谷豐登”案中，法官認定屬于商品特定名稱的產品系列名稱發揮了識別功能，但是并不能就此認定凡是產品系列名稱就屬于指示商品來源的商品特定名稱。實際上，生產經營者在對產品系列名稱命名時，大部分并沒有用以指示商品來源，而是出于描述說明或者指示的意圖。那么對于該產品系列名稱的使用就有可能出現商標符號正當性使用的情形。隨著社會發展的復雜化和商品命名的多樣化趨勢，對于商標符號的正當性使用，是否就僅限于敘述性使用？自己的產品系列名稱如果成為他人的商標符號，是否可以獨立于混淆可能性而進行正當性使用的抗辯？產品系列名稱的使用構成正當性使用的判定在司法實踐中應當考慮到哪些特殊因素？為了進一步回答上述問題，本文先從商標符號正當性使用的法律性質和范疇出發進行論述。

二、商標符號正當性使用的法律定性

商標符號的正當性使用是指第三人在客觀上使用了與他人商標相同或近似的符號，但使用的性質不是商標意義上的使用，且主觀上出于善意，不構成商標權的侵害。首先，在提及商標符號正當性使用的法律定性之前，有必要先對“商標符號正當性使用”的稱謂與“商標合理使用”的稱謂進行比較分析。

（一）商標合理使用與商標符號的正當性使用在學界上，學者通常將商標合理使用分為“描述性合理使用”、“馳名商標淡化合理使用”和“指明性合理使用”，我國對于“商標合理使用”的學術討論也尤為激烈。實際上，除了少數臆造詞匯構成商標之外，由于大多數商標是由普通詞匯甚至是敘述性詞匯構成的，在商標實踐中法院從來只保護“第二含義”，并不保護第一含義。為了澄清對于商標概念本身及其功能的誤解，美國法院才創造性地引入“商標合理使用”規則。但是在“商標合理使用”提出之后，美國不同法院對“合理使用”本身以及由其帶來的舉證責任分配問題都各自有不同的看法和見解。在我國學界上，也有學者認為“正當使用”比“合理使用”的稱謂更為合理。商標符號使用行為的對象不是商標，而是與商標客觀上相同或者近似的符號，該符號并未發揮指導商品出處的功能，與商標有著本質區別，稱之為“商標的合理使用”有失偏頗。因此在本文的論述中，并不用“商標合理使用”這一表述。因為，從商標法一般理論上講，商標并不僅僅是一個單純的標記，它實際是使用商標的主體、商標使用的對象以及組成商標的標志三位一體的統一物。這三個要素相互關聯共同組成一個完整的商標。商標應是指特定商業標識與特定商品或服務之間的聯系，而不是某商業標識本身，其存在于所有人能夠使公眾確認其商標與其特定的商品之間的聯系之中。但是由于在現實中人們往往會把商標與商標標識等同起來，于是直接將商標標識本身視為商標權所保護的特定利益，這種現象在一些學者看來，屬于商標權的異化現象。這種異化現象隨之帶來了商標權的擴張趨勢，從而使得對于原本屬于公有領域的詞匯（如商標標識的第一含義）之正當性使用，也受到了商標權的威脅。因此，為了避免商標特定利益保護異化為對商標標識符號保護的現象出現，“商標符號的正當性使用”的稱謂比“商標合理使用”的稱謂更為合理。而對于商標符號正當性使用的范疇，本文認為，在學理上，標識符號的描述性使用、非發揮識別功能的指示性使用、比較廣告中對于商標標識的使用、新聞報道中的闡述性使用以及滑稽模仿中的娛樂性使用，均可以歸到商標符號正當性使用的范疇。由于上述使用均為非商標性使用，也即非發揮識別功能之使用，因此其對商標標識符號的正當性使用，原則上不侵犯商標權。

（二）商標符號的正當性使用屬于非商標性使用商標使用（trademarkuse）是商標法中的一個核心概念。“商標使用理論在商標法中處于盡管是隱含但是是核心的地位，它不是一個虛構的想象故事，該理論是保持商標法理論整體性的工具?！?013年修改后的《商標法》第48條對商標使用的界定，從“消費者識別”轉為“發揮識別來源作用”，使商標符號在商標意義上的使用與在非商標意義上的使用有了較為清晰的辨別標準，從而使得商標使用的真正內涵得以確定：在商業活動中，只要是發揮識別功能之使用，即為商標使用，不論主體是誰。因此，對于標識符號文字的使用如果為非發揮識別功能之使用，可以一律納入到非商標性使用的范疇。相關的司法實踐者也大致認為，涉及商標標識正當性使用的案件，使用基本上是將與他人注冊商標近似的標識或作為商品名稱使用，或敘述、說明商品的特點或者描述說明事物的某方向特征，并不能充當商品的代言人，體現著所指示商品與提供者之間的特定聯系。因此，對于商標符號的正當使用，如果其本質上并非為發揮商標識別功能之使用，即為非商標性使用。

（三）商標符號正當性使用是獨立于混淆可能性的抗辯事由對于正當性使用之抗辯與混淆可能性的關系，雖然在美國最高法院關于KPPermanentMake-upInc.v.LastingImpressionInc.一案的判決書中引證先例，指出可以容忍描述性使用他人商標時包含一定程度的混淆，也就是說，在混淆可能存在的情況下，法定正當使用之抗辯也能成立，抗辯成立則不侵權，否則構成侵權。但是，在第九巡回法院發回重審該案時又把消費者的混淆程度納入到描述性合理使用判定的因素之一，這樣使得混淆可能性變成了判定正當性使用的必要考量因素。但是，在美國司法判例對此還沒形成共識的情況下，我們在引進國外理論時，應當從學理上進行分析思考。我國相關學者對于正當性使用之抗辯與混淆可能性的關系也做過相應的研究和討論，大多數學者都認為，商標法上對于正當性使用之抗辯并不需要以證明不會混淆、誤認為前提。本文也同意此觀點，對于混淆誤認之可能，屬于原告的舉證范疇，如果正當性使用需要以混淆可能性為必要條件，則之后就沒有必要再進一步證明其為正當性使用，直接用不存在混淆可能性之抗辯即可。由此邏輯推斷，正當性使用則無可用之地。因此，正當性使用應當與混淆可能性相互獨立，這樣從目的性解釋角度來看，更有利于正當性使用規定的功能之發揮，實現最初的立法目的。

三、商標符號在產品系列名稱中構成正當性使用應考慮的因素

明確了商標符號正當性使用的法律性質和產品系列名稱的含義之后，關于市場主體對自己產品系列的名稱進行命名時，如果使用了他人商標符號標識作為自己的產品系列名稱，那么構成正當性使用應當考慮以下特殊因素：

（一）客觀實際的使用方式由于產品系列名稱只是生產經營者對于自己品牌之下產品的細分稱謂，因此，在使用上，一般為敘述性或者說明指示性的使用，而并非是比自己商品品牌商標更加突出的實際使用，因為往往起到識別商品來源功能的是自己的主商標，而非產品系列名稱。正如上述提及的河北啟發紡織集團公司、天津市國曦機電工程有限公司、上海一冷開利空調設備有限公司、開利公司知識產權糾紛案中，“啟發”僅作為產品系列名稱在銷售空調的宣傳冊上出現，除了“啟發”系列，還有“魅力”、“遠見”等系列空調，而在空調產品本身以及外包裝上均未使用該字樣，這種客觀上的使用方式作為產品系列名稱使用并不會發揮商標的識別功能進而構成商標性使用。因此，對于該產品系列名稱在宣傳手冊上的使用實質上屬于“說明性使用”，其使用行為并不構成對啟發公司“啟發”商標的侵權。因此，在對于自己產品系列名稱的使用構成商標符號的正當性使用抗辯之時，不問主觀善惡意的客觀實際使用情況的認定尤為重要，不管是敘述性使用抑或是說明指示性使用，該使用的紅線就是不能發揮識別商品來源的功能，一旦越過這條紅線，就有可能落入商標侵權或者不正當競爭的危險。

（二）在自己產品上是否標有自己的商標由于產品系列名稱的使用大多數情況下屬于說明性使用，或者用于描述自己不同型號產品的分類，或者用于表現不同用途不同環境下的細化分類，等等，因此，使用他人商標符號作為自己的產品系列名稱，同時又標注有為與其他不同來源的產品區分開的顯著性商標，應當納入為正當性使用的考量因素之一。如“薰衣草”商標案，被告在使用薰衣草三個字的同時在產品包裝上標注有其自己“心相印”商標，明顯可以看出“心相印”商標的顯著性更強，而“薰衣草”只是為了對紙巾的香味作出的描述，用以區分自己產品中其他不同香味的紙巾，這種非指示商品與提供者之特定聯系而使用了第一含義的詞匯并不屬于商標性使用，而是對于商標符號的正當性使用。再如“啟發”空調案中，被訴人本身在其空調產品上即標有“Carrier”商標，“啟發”僅是作為產品系列名稱出現在宣傳冊上，對于該說明性的使用也不屬于商標性的使用。

（三）客觀使用是否符合相關行業之慣例此考量因素實質上是對上述客觀實際使用方式要素的細化和強調，在使用他人商標符號作為自己產品系列名稱的時候，其行為必須符合相關行業之慣例，如電腦產品中使用的內置硬件屬于英特爾公司的硬件，則會標示“intel®inside”的標識符號，此時的使用一般為對自己產品使用不同內置硬件之說明性使用，符合電腦行業的慣例，則為正當性使用。在判定產品系列名稱的正當性使用時，應當結合該產品所屬行業的商業慣例加以考慮，因為在商事活動中，有許多現象或許在社會公眾看來貌似不合理，但是實質上為行業通用承認之慣例，那么則不應當將此認定為侵權，這需要司法實踐中法官綜合案件具體情況加以分析。

（四）產品系列名稱是否為非臆造性詞匯1976年，美國第二巡回法院的HenryFriendly法官在Abercrombie&FitchCo.v.HuntingWorld，Inc.一案#9中，把商標法意義上的標識分為四類：臆造性詞匯（fanciful）、任意性詞匯（arbitrary）、暗示性詞匯（suggestive）和通用性詞匯（generic）。一般來說，由于臆造性詞匯的顯著性最強，而且并沒有第一含義與第二含義的區分，如果生產經營者將他人之臆造性商標符號作為自己產品的系列名稱來使用，雖然此名稱的使用是為了區分不同特點產品而進行的命名使用，但是由于其臆造性詞匯的使用難以被判定為屬于描述或者說明產品特點之使用，也即不是對詞匯第一含義的使用。另外，如果有區分來源使用之目的的話，對于他人臆造性商標符號之“借用”行為很有可能落入侵權的范疇，有使相關公眾造成混淆或者誤認之可能。雖然在此處使用臆造性商標符號作為自己產品的系列名稱，還有指示性正當使用的可能。但是為了避免不必要的侵權糾紛，企業在為產品系列命名時，應當盡量避免使用臆造性詞匯。在司法實踐中，對于產品系列名稱正當性使用之判定，如果被告用臆造性詞匯作為自己產品的系列名稱，需要結合指示性正當使用的判定因素加以考量。

（五）商標的知名度根據商標的知名程度，商標可以分為馳名商標、知名商標和普通商標三種。由于商標的不同知名度決定了其商標權的保護范圍，因此，在使用自己的產品系列名稱與他人商標符號相同或者相似之時，商標知名度必須作為其中一個特殊因素進行考量。同時，既要考量被使用人（商標權人）的商標知名度，也要考量使用人（產品系列名稱使用人）自己所使用的商標的知名度。1.被使用人商標的知名度若被使用人的商標為馳名商標，由于法律規定對其進行跨類保護，此時產品系列名稱使用人對作為馳名商標符號的使用很可能會誤導公眾而陷入訴訟中。在卡地亞案中，由于法院認定被使用人的第202386號“Cartier”注冊商標和第851573號“卡地亞”注冊商標為馳名商標，貝樂公司在網頁上雖然僅是在產品系列名稱上有“Cartier”分欄，但是由于在我國境內為社會公眾廣為知曉的商標，因此該使用認定為削弱了馳名商標的顯著性并不當利用了其馳名商標的聲譽，法院判定其使用行為侵權。若被使用人的商標為知名商標或者其法律保護程度并沒有馳名商標的保護力度強，使用未必當然侵權，因此在涉及產品系列名稱使用是否構成正當性使用之時，被使用人的商標知名度是司法實踐中必須考量的因素之一。2.使用人自己所使用的商標的知名度除了被使用人商標的知名度，也要對產品系列名稱使用人自己所有的標示在產品上用以區分來源的商標的知名度加以考量。因為如果當使用人自己的商標知名度與被使用人商標的知名度相當的時候，如美的商標和格力商標，由于兩者都屬于具有相當知名度的商標，盡管該案以美的侵犯格力商標權最終審結，但是本文認為，對美的其產品系列名稱的使用雖然與格力旗下已注冊為商標的產品系列名“五谷豐登”稱謂相同，然而在實際使用上，“美的”商標本身就發揮了更大的區分商品來源的功能，消費者或許在購買產品的時候，更多地把注意力關注在“美的”空調還是“格力”空調本身，而并不是“五谷豐登”空調或者“金玉滿堂”空調，標有與被使用人主商標知名度相當的商標的前提下，在客觀形式上，“五谷豐登”更多地作為空調分類系列名稱而使用。因此，對于產品系列名稱的使用，使用人自己所有的商標知名度也應當作為使用產品系列名稱是否構成正當使用的考量因素之一，如果使用人自己所有的商標知名度比其使用的產品系列名稱的知名度更弱，而產品系列名稱正好為他人知名商標的符號，那么上述會有“搭便車”或者“傍名牌”的嫌疑。對于上述產品系列名稱正當性使用的考量因素，應當綜合起來進行整體性系統性分析和判斷，同時必須與混淆可能性相獨立，不需要將混淆可能性作為其中考量的必要因素之一。在司法實踐中，對于正當性使用的判定，正如拉倫茨所言：法院裁判的事件愈多，提供比較的可能性也隨之增長，因此作出確實可靠的裁判之機會也隨之增加，而殘留的——必須作不那么確定的裁判之判斷空間也將隨之縮小。因此，每次判斷個案時成功的具體化，其同時也是對標準本身的續造。

四、商標符號正當性使用的立法完善

如上所述，基于我國產品命名的傳統和習慣，以及為了更好地滿足當代消費者的各種需求，產品系列名稱的命名和使用呈現逐步增多的發展趨勢，由于商品命名相關法規的缺乏以及司法上判定正當使用的標準尚未統一，從而使得商標符號正當性使用與商標權存在沖突的可能性不斷加大。而由于商標法的公共利益體現為確保消費者利益和促進有效競爭從而增進公共利益，因此，商標正當性使用的理論和制度，也應當以增進公共利益為根本目的而進行構建的，為了平衡商標權人與社會公眾的利益，對商標符號的正當性使用，本文認為應從下列幾個方面進行立法完善：

（一）完善正當性使用的類型因此在立法上，對商標正當性使用的類型應當予以擴張性解釋，包括但不限于新《商標法》中第59條第1款和第2款關于描述性正當使用之情形，把商業活動中說明性正當使用、比較廣告的正當性使用等情形涵括進去，同時把非商業性使用的滑稽模仿、新聞報道評論以及字典中的正當性使用也包含在法條擴張性解釋的情形之中，可以先以司法解釋之形式予以規定，之后再逐步上升到法律層面予以規定。

（二）將正當性使用條款獨立于商標權的限制條款我國新《商標法》第59條第1款和第2款的規定把舊的《商標實施條例》第49條規定上升到了法律層面，確定了正當使用的地位。雖然立法上已經把商標要素的描述性使用納入到了注冊商標專用權的限制條款里，但是本文認為，對于商標符號正當性使用是對原來就屬于公共領域詞匯的非商標性使用，從立法目的上看，該做法只是為了強調描述性使用的本質為非商標性使用，并不是為了將其歸入到商標權的限制中。由于公共領域標識符號之正當使用，并不是侵權之例外，而是根本不構成侵權。商標符號的正當使用應當是獨立于商標權限制的公眾正當使用，如單就描述性使用而言，對于原本就屬于公共領域詞匯的第一含義之正當性使用，就其非商標性使用的法律性質來說，本來就不會踏入商標權的范疇，更不用說限制。再者，如學者李琛所言，商標權的限制對象為商標，而正當性使用的對象為商標符號標識，商標符號的正當使用不是對商標權的限制。兩者的對象并不能視為等同，因此從對象角度來看，兩者并不是包含關系，而是彼此可以相互獨立的關系。本文認為，應當將第59條關于注冊商標專用權的限制條款中的第1款與第2款分離出來，單獨作為商標符號正當性使用之規定，同時再加上上述羅列的各種正當使用情形。

（三）制定我國關于商品命名的統一規則由于我國尚未制定統一的商品命名規則，市場主體在對商品進行命名時帶有隨意性和不規范性。目前，我國關于商品命名的規定，只是國家相關部門就相關領域的產品出臺了相關的命名規定和命名指南。如國家食品藥品監督管理總局出臺的針對規范化妝品命名的《化妝品命名規定》和《化妝品命名指南》，針對規范保健食品命名的《保健食品命名規定》和《保健食品命名指南》，以及針對藥品名稱混亂、一藥多名等問題規范藥品名稱命名的《藥品商品名稱命名原則》和農業部公告第945號關于農藥名稱的管理規定。在發明名稱的命名中，也僅是在《專利審查指南》第一部分第三章4.1.1中有規定提及：發明名稱的命名應當盡量避免使用含有人名、地名、國名、單位名稱、商標、代號、型號或以歷史時代命名的產品名稱。而這些產品名稱的命名具有針對性和特殊性，并不能涵蓋所有的商品。本文認為，在具體商品分類單目下我國相關部門應當出臺具體的商品分類統一命名規則，首先可以參照上述《化妝品命名規定》、《藥品商品名稱命名原則》等立法經驗，出臺商品命名的統一原則；其次按照不同的商品分類單目，制定商品通用名稱規范命名條款；再次，可以根據不同商品分類制定商品特有名稱統一命名條款，如以不完全列舉的方式規定禁用語條款等。當然，制定我國關于商品名稱命名的統一規則，更多的是需要我國相關部門彼此協商和合作統一制定，為市場主體對于自己商品的種屬類和系列命名提供原則性的方向指導，讓繁多復雜的商品命名規范化，從而減少商品名稱與商標的權利沖突。

總之，當產品系列名稱與他人商標符號相同或者相似時，市場主體對產品系列名稱的使用能夠構成正當性使用，歸根結底，使用的本質是非商標性使用，也即非發揮識別功能之使用。而對于商標而言，商標的萌芽之時，在古羅馬貿易中所出現的標志，已然初步具有確定或者表明商品來源的功能。從商標產生的歷史角度看，“制度萌芽時的胎記，往往將伴隨該制度的整個過程”。

商標指示商品來源的功能是其基本功能，如果沒有指示商品來源的功能，商品的質量保證功能將沒有存在的基礎。因此，商標符號是否發揮了識別功能進而轉化為商標性使用是對于商標符號正當性使用的一條紅線，跨越了這條紅線，帶來的將會是侵權或者構成不正當競爭的警告和訴訟。企業在對自己產品進行系列分類以及命名時，應當盡量避免碰觸這條紅線，防止不必要的爭訟。

作者：李春芳 邱翠 單位：華南理工大學法學院知識產權學院