銷售產生專利許可的適用范文

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[摘要]基于銷售產生的專利默示許可是一種比較普遍且重要的專利默示許可類型，在我國適用該侵權抗辯，最關鍵的問題在于專利權人或其被許可人出售的產品是否專用于實施專利。我國基于銷售產生的專利默示許可的“專用于”與美國基于銷售產生的專利默示許可的“不具有非侵權用途”含義基本相同。文章通過對相關司法文件和案例的分析，為我國基于銷售產生的專利默示許可的適用提供參考。

[關鍵詞]專利默示許可；組合物專利銷售；專用于

美國最高法院在1972年的一份判決中闡述了認同專利默示許可的內涵。①我國也有一些學者對基于銷售產生的專利默示許可進行了討論。專利權用盡原則只適用于專利產品，當專利權人或者其被許可人銷售的不是專利產品，而是組成專利產品的部件時；或者專利權人及其被許可人銷售的是用于實施其專利方法的設備時，通過合法途徑購買了上述部件或設備的被控侵權人只能主張該產品的銷售隱含了制造、使用、銷售專利產品或者使用專利方法的默示許可。

一、基于銷售產生的專利默示許可概述

（一）我國基于銷售產生的專利默示許可的相關文件北京市高級人民法院的《專利侵權判定指南（2017）》中規定，專利權人或其被許可人售出制造專利產品的專用部件或者專門用于實施其專利方法的設備后，使用上述產品實施專利的不視為侵權。中華律師協會在其《中華全國律師協會律師辦理專利侵權業務操作指引》第127條規定，方法專利的專利權人制造或者允許他人制造了專門用于實施其專利方法的設備售出后，使用該設備實施方法專利的行為，應視為得到了專利權人的許可，即默示許可。專門用于實施專利方法的設備是指除用于實施該專利方法外并無其他用途。2016年國家知識產權局在《專利侵權行為認定指南（征求意見稿）》中對基于銷售產生專利默示許可的情形進行了詳細描述，并在判定基于銷售產生的專利默示許可中引入了美國判定基于銷售產生的專利默示許可時適用的bandag測試框架，即基于零部件或專用設備、材料的銷售認定存在專利默認許可時應當滿足兩個條件：第一，專利權人或其被許可人銷售的零部件、專用設備或產品除了用于實施專利技術外，沒有其他任何用途；第二，專利權人或其被許可人在銷售零部件、專用設備或材料時沒有明確提出限制性條件。同時列舉了相關案例：原告擁有一項由卷簾面、聯結螺釘和薄鋼帶組成的實用新型專利——“全耐火纖維復合防火隔熱卷簾”，其僅出售卷簾面，并且產品說明書中載明，卷簾面須加裝薄鋼帶和連接螺釘配套使用。被告從原告處購買卷簾面后，加裝連接螺釘和薄鋼帶制成成品出售。原告出售的產品是專用于實施專利且屬于包含了涉案專利實質性特征的半成品，購買人注定會依照專利產品進行完工，所以原告對該產品的銷售意味著對涉案專利的默示許可。②

（二）基于銷售產生的專利默示許可司法實踐近年來，我國司法實踐中也出現了一些涉及基于銷售產生的專利默示許可的案件，其中最典型的就是福州海王福藥制藥有限公司訴遼寧省知識產權局專利侵權糾紛處理決定案。該案中，專利權人擁有一項藥品專利，被告從專利權人的被許可人處購買生產專利產品的原料藥并生產該專利產品，再審法院認為根據《專利法》第12條的規定，未訂立書面合同實施許可合同并不意味著必然不存在專利實施許可合同。因此專利實施許可并不只有書面許可一種方式，默示許可亦是專利實施許可的方式之一。例如，如果某種物品的唯一合理的商業用途就是用于實施某項專利，專利權人或者經專利權人許可的第三人將該物品銷售給他人的行為本身就意味著默示許可購買人實施該項專利。被告生產涉案專利藥品的原料藥購自專利權人或其被許可人。雖然原料藥本身不屬于本案專利保護范圍，但如果原料藥唯一合理的商業用途就是用于制造本案專利產品，那么專利權人自己建立的企業或者經專利權人許可的第三人銷售該原料藥的行為本身就意味著默示許可他人實施專利。專利默示許可與專利權用盡雖然本質不同，但二者作為對專利權的限制方式，關系緊密。有學者認為專利默示許可與專利權用盡有融合的趨勢。③也有學者將二者進行區分，認為專利權人或其被許可人出售的產品體現涉案專利的實質特征且不具有非侵權用途時，適用專利權用盡；專利權人或其被許可人出售的產品未體現專利的實質特征且具有非侵權用途時，根據具體案情判定是否成立專利默示許可。④索尼訴西電捷通案，就是需要區分專利權用盡與專利默示許可適用的情形。在該案中，原告擁有一項手機WAPI功能檢測的方法專利，該專利方法要通過終端MT、接入點AP和認證服務器AS三個物理實體方能實施，終端MT是手機端的零部件。被告利用從原告處購買的AP和AS設備實施了涉案專利方法。被告主張AP和AS設備系實施涉案專利的專用設備，且是來源于專利權人，故專利已經被用盡，但法院認為《專利法》第69條第1項規定的專利權用盡只能使涉及合法售出的產品本身的專利權被權利用盡，而不能認為合法售出的實施專利方法或制造專利產品的專用設備或者專用元件、部件就導致產品或方法專利權也被權利用盡，故該案不存在專利權用盡問題。可以看出，該案是典型的可能成立專利默示許可的案件，但被告以及法院都為提及可能成立專利默示許可抗辯。

二、我國專利默示許可“專用于”的判定

北京市高級人民法院、全國律師協會出具文件在描述基于銷售產生的專利默示許可時，都對專利權人出售的產品用了“專用于”的描述。國家知識產權局出臺的《專利侵權行為認定指南》對基于銷售產生的專利默示許可的判定則借用了美國bandag測試框架。對涉案產品的描述為：除了用于實施專利技術外，沒有其他任何用途。對于何為“專用于”，并未作進一步解釋。有學者認為默示許可中非侵權用途的成立標準，相較專利間接中的實質性非侵權用途成立標準更為嚴格。⑤我國的一些司法案例雖然不屬于專利默示許可的情形，但對“專用于”的認定有所啟示，專利默示許可的“專用于”與我國司法實踐中專利侵權案件中的“專用于”既有相同點又有區別。

（一）基于銷售產生的專利默示許可的“專用于”具有客觀性從美國的一系列相關判例以及國內相關的司法文件對默示許可的論述可以看出，專利默示許可“專用于”的判斷，具有客觀性，與被控侵權人的主觀意圖以及涉案產品的實際用途無關。1999年GlassEquip.Dev,Inc.v.Beten,Inc案中，美國聯邦巡回上訴法院在論述中暗示了合理的非侵權用途只須是“可能的”“實際的”，而不必是被控侵權人主觀期望的，因此非侵權用途的標準是具有客觀性的。⑥專利默示許可“專用于”具有客觀性是指涉案產品的“專用于”屬性不因案情不同而改變。我國司法實踐涉及判定某零部件、材料、設備是否“專用于”實施專利時，卻有所不同。例如，某專利權人擁有一項利用新型的防水抗滲板材——毛細防排水板的獨特結構設計及虹吸作用進行排水的方法專利，這種毛細防排水管是否是“專用于”實施專利的產品，在不同的案件中，法院的態度也各不相同。在古某等訴中鐵十九局集團有限公司等侵害發明專利權糾紛案中，法院認定該毛細防排水管屬于專用于實施專利的產品，而在涉及同一專利、案情相似的古某、陳某與被告中鐵十一局集團有限公司、無錫市環亞土木材料制造有限公司專利權侵權糾紛案中，法院提出相反的意見，認為毛細排水管可能有不涉及專利方法的使用方式。專利默示許可“專用于”的客觀性不因被控侵權人主觀意圖以及涉案產品的實際用途而變化。汪某等與長樂市新增新型建材有限公司侵害發明專利權糾紛上訴案中，原告擁有一項名為“透水留土墻體及其用途”的發明專利，被告甲向被告乙提供圖紙，從被告乙處訂購用于實施涉案專利的砌塊，并利用上述砌塊實施了原告的發明專利。法院在判決中寫明：“被告乙確認其生產的涉案砌塊全部用于被告甲施工的涉案工程，也即被告乙所生產的涉案砌塊‘專用于’被告甲施工的涉案工程。”若該情形出現在專利默示許可的判定中，要判斷被告乙出售的砌塊是否專用于涉案專利，與該砌塊是否全部實際用于實施專利無關，要從涉案砌塊與涉案專利的關系以及涉案砌塊本身是否可以列舉其他合理用途方面論證，若涉案砌塊與涉案專利關系密切，且沒有被發現其他合理的非專利用途，無論該砌塊實際怎么使用，都屬于“專用于”實施專利的產品。

（二）“專用于”可以通過舉例推翻美國基于銷售產生的專利默示許可中，涉案產品的表述為“不具有非侵權用途”。證明這種“否定式”命題成立的可行方式一般是由對方當事人進行反證。⑦在我國司法實踐中，涉及專利相關零部件是否專用于實施專利,也適用舉例證明非專利用途的存在。在王某某訴徐州圣龍機電制造公司（下文稱被告甲）及溥龍泵業公司（下文稱被告乙）侵犯發明專利權糾紛案中，原告是“電機殼為焊接件的小型電潛水泵”發明專利的專利權人。該專利產品由導葉體、進水段、上軸承座和電機四段構成。被告甲從被告乙處購買水泵機殼，生產上述專利產品。法院在判定被告乙是否構成間接侵權時，對機殼是否專用于實施專利進行了討論。一審法院認為焊接鋼管機殼為被訴侵權產品中的關鍵部件。二審法院發現被告乙在涉案專利申請日之前已經開始生產銷售與被訴侵權產品機殼部分技術特征相同的機殼，且各方均認可該機殼可以同時安裝在不同型號的潛水泵上，因此認定涉案機殼并非專用于實施涉案專利的零部件。法院對專用品進行了解釋，認為這里的專用品是指僅可用于實施他人產品的關鍵部件，或者方法專利的中間產品，構成實施他人專利技術（產品或方法）的一部分，并無其他用途。⑧愛國者電子科技有限公司訴中國惠普有限公司等侵犯專利權糾紛案中，原告擁有一項連接器插頭產品專利，原告主張專利權人所出售光驅中的插頭落入其權利要求保護范圍，且專利權人出售的兩款電腦中的插座是專用于被控侵權插頭的，因此還構成共同侵權。被告提出其出售的插座除了用于涉案專利，還可以作為USB接口，法院也以此認定被告隨電腦出售的插座具有其他用途，非“專用于”涉案專利。我國司法機關如北京高院，行政機關如國家知識產權局,行業協會如中華律師協會等都對基于銷售產生的專利默示許可做了相應的規定。總結美國的相關判例以及國內的一些文獻，基于銷售產生的專利默示許可的成立條件為涉案產品無非侵權用途以及銷售的情形暗含默示許可。北京高院的文件在論述基于銷售產生的專利默示許可涉案產品時使用了“專用于”的描述，要在我國引入基于銷售產生的專利默示許可制度，最關鍵的一個問題就是明確“專用于”應當如何判定，對比中美兩國相似的、可能成立基于銷售產生的專利默示許可的案情，可以發現我國默示許可的“專用于”與美國基于銷售產生的專利默示許可中的“不具有非侵權用途”含義基本相同，“專用于”的內涵就是涉案產品客觀上除了實施專利外沒有其他用途。總結我國涉及“專用于”實施專利的相關司法實踐可知，基于銷售產生的專利默示許可的“專用于”具有客觀性，可以通過舉例推翻。

三、結語

專利默示許可在國外得到廣泛應用，但我國目前尚未引進該制度。專利默示許可對于平衡專利權人與非專利權人的合法利益具有重要作用。本文基于銷售產生的專利默示許可在我國的適用展示討論，并基于具體案例，分析我國專利默示許可適用現狀，以期尋求適合我國的專利默示許可規則。

作者：呂卓明 單位：華東政法大學